Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa
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 - ACRL de 06-07-2017   Marca. Princípio da inalterabilidade da marca. Marca notória. Marca de prestígio. Marca registada imitada ou usurpada - requisitos. Princípio da novidade da marca.
1. A marca é um sinal distinto dos produtos, aposto nestes e que é utilizado por um empresário para distinguir os produtos sobre os quais incide a sua actividade económica.
2. O princípio da inalterabilidade da marca previsto no artigo 261 ° do CPI, permite ao titular da marca a faculdade de a utilizar de forma diferente daquela que foi registada, sem necessidade de proceder a novo registo, desde que essas alterações não afectem a capacidade distintiva da marca.
3. Dos regimes jurídicos da marca notória e da marca de prestígio avulta o facto de a marca notória estar sujeita ao princípio da especialidade, o que não sucede com a marca de prestígio, em que aquele princípio não se aplica.
4. Para que uma marca registada se possa considerar imitada ou usurpada por outra é necessário concluir pela verificação cumulativa dos três requisitos:
Prioridade de registo;
Identidade ou afinidade dos produtos ou serviços;
Semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra.
5. Atento o princípio da novidade da marca, destinado a proteger a sua função individualizadora, designadamente, de identificação do produto ou serviço, importa sobretudo atentar na impressão geral suscitada no consumidor médio dos produtos ou serviços em questão, posto que o mesmo raramente procederá a um exame comparativo entre as marcas.
Proc. 309/16.1YHLSB.L1 2ª Secção
Desembargadores:  Ondina Alves - Pedro Martins - -
Sumário elaborado por Susana Leandro
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Apelação
N° 309/16.1YHLSB.L1
Sumário (art. ° 663° n° 7 do CTC)
1. A marca é um sinal distinto dos produtos, aposto nestes e que é utilizado por um empresário para distinguir os produtos sobre os quais incide a sua actividade económica.
2. O princípio da inalterabilidade da marca previsto no artigo 261 ° do CPI, permite ao titular da marca a faculdade de a utilizar de forma diferente daquela que foi registada, sem necessidade de proceder a novo registo, desde que essas alterações não afectem a capacidade distintiva da marca.
3. Dos regimes jurídicos da marca notória e da marca de prestígio avulta o facto de a marca notória estar sujeita ao princípio da especialidade, o que não sucede com a marca de prestígio, em que aquele princípio não se aplica.
4. Para que uma marca registada se possa considerar imitada ou usurpada por outra é necessário concluir pela verificação cumulativa dos três requisitos:
a) Prioridade de registo;
b) Identidade ou afinidade dos produtos ou serviços;
c) Semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra.
5. Atento o princípio da novidade da marca, destinado a proteger a sua função individualizadora, designadamente, de identificação do produto ou serviço, importa sobretudo atentar na impressão geral suscitada no consumidor médio dos produtos ou serviços em questão, posto que o mesmo raramente procederá a um exame comparativo entre as marcas.
ACORDAM OS JUÍZES DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA
1. RELATÓRIO
M... INDÚSTRIA E COMÉRCIO, LDA, com sede na Rua C…, 815, S…, 13670-000 São Paulo, Brasil, veio interpor recurso do despacho da Directora do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que recusou o seu pedido de registo da marca nacional n.° 548920.
Alega, em síntese, que a marca registanda não constitui imitação das marcas tituladas pela C..., que foram consideradas obstativas.
Cumprido o disposto no artigo 40° do Código da Propriedade Industrial, foi remetido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para apensação, o processo administrativo.
Citada a contra-interessada, C..., respondeu defendendo a improcedência do recurso, alegando, em síntese, que a marca registanda é susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão com as suas marcas e de conduzir a actos de concorrência desleal. Devendo por isso ser mantido o despacho que recusou o seu registo.
O Tribunal a quo proferiu decisão, em 25.01.2017, constando do Dispositivo da Sentença, o seguinte:
Pelo exposto, tudo visto e ponderado, julgo o presente recurso improcedente e não revogo o despacho recorrido, que recusou o pedido de registo da marca nacional n.°548920.
Custas pela Recorrente (art. 527., n.°1 do Código de Processo Civil). Valor da causa - €30.000,01 (art. 306., n.°2 do Código de Processo Civil). Registe e notifique.
Após trânsito, devolva ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial o processo apenso, com cópia da sentença (art. 47 do Código da Propriedade Industrial).
Inconformada com o assim decidido, M... INDÚSTRIA E COMÉRCIO, LDA interpôs, em 08.03.2017, recurso de apelação, relativamente à sentença prolatada.
São as seguintes as CONCLUSÕES da recorrente:
i. A ora Recorrente depositou junto do INPI o pedido de registo de marca nacional n.° 548.920 no dia 12/06/2015.
II. O referido pedido de registo destina-se a identificar cachaça, aguardente e bebidas alcoólicas, na classe 33 da Classificação de Nice.
III. Por decisão de 15/07/2016, publicada no BPI de 26/07/2016 o INPI recusou o registo da referida marca nacional, por considerá-lo confundível com os registos de marca anteriores da C...:
iV. CACHAÇA 51 e 51 ICE
v. Examinador do INPI que tomou uma decisão inquinada com diversas contradições.
vi. Por esse motivo a ora Apelante, não se conformando com a decisão, recorreu da decisão do INPI para o Tribunal da Propriedade Industrial.
vii. Por seu lado o Tribunal da Propriedade Industrial proferiu decisão que também comete uma incorrecta apreciação da matéria de facto e, além disso faz uma aplicação incorrecta do Direito.
viii. O Facto 14 da Matéria de Facto Provada devia ter sido julgado não provado.
ix. A marca da Recorrida CACHAÇA 51 não está a ser utilizada no comércio.
x. Recorrida fez novo rebranding, tendo, novamente alterado a garrafa que utiliza.
xi. A Recorrida alterou o seu sinal de forma visível, tendo mudado até o formato da garrafa que utiliza:
(garrafa anterior) (garrafa actual)
xii. De acordo com as provas juntas pela própria Requerida, nomeadamente o Doc. 4, junto com as Alegações da Recorrida, foi a nova garrafa a utilizada na referida série.
xiii. Nos termos do artigo 261.°, n.° 1, A marca deve conservar-se inalterada, ficando qualquer mudança nos seus elementos sujeita a novo registo.
xiv. A nova garrafa da Recorrida não utiliza o registo de marca em questão nos autos, pelo que não se pode considerar, nos termos do artigo 268.° do CPI, que houve um uso deste sinal na referida série.
xv. Deste modo, o Facto 14 deveria ter sido julgado como não provado.
xvi. O Facto 15 da Matéria de Facto Provada devia ter sido julgado Não provado.
xvii. Não se pode considerar que existiu um uso da marca no Rock in Rio.
xviii. Sendo válidos os argumentos sobre o uso sério da marca, utilizados relativamente ao Facto 14.
xix. Neste caso, de uma forma até mais visível, as imagens relativas a este evento, juntas como Doc. 9, com as Alegações da Recorrida, não deixam margem para dúvida, apenas foi utilizada a nova marca e não a marca registada invocada nos presentes autos.
xx. Nestes termos, também o facto 15 da matéria de facto provada foi incorrectamente julgado.
xxi. Devendo o mesmo ser dado como não provado.
xxii. O douto Tribunal a quo deixou de fora da Matéria de Facto Provada, diversos factos alegados em sede de contestação, com documentos juntos.
xxiii. os quais foram novamente alegados e reforçados em sede de recurso:
xxiv. A Recorrente, em 16 de Abril de 1963, depositou, no Brasil, a Marca Nacional n.° 281.855 Caninha 61. (artigo 55.° das Alegações de Recurso - doc. 1 que se junta ao presente recurso);
xxv. Em 31 de Agosto de 1973, registou a marca nacional, no Brasil, n.° 6378510 61 EMI a qual se encontra válida (artigo 57.° das Alegações de Recurso);
xxvi. A Recorrente depositou, no Brasil, o pedido de registo de marca nacional n.° 900401524 (artigo 58.° das Alegações de Recurso);
xxvii. As marcas 61 e 51 coexistem no mercado há mais de 50 anos (artigo 59.° das Alegações de Recurso);
xxviii. Coexistindo também nos seguintes países, através dos seguintes registos da Recorrente:
Alemanha Cachaça SIXTY ONE - 61 n.30 2015 061247;
Itália 61 - A nossa alegria, n. 882611;
Bulgária 61 - A nossa alegria, n. 68446;
Paraguai 61 - A nossa alegria, n. 264.234; Argentina 61 - A nossa alegria, n. 1.633785; Chile 61 - A nossa alegria, o n. 471431; Perú 61 - A nossa alegria, sob o n. 58853; Bolívia 61 - A nossa alegria, n. 65095; Uruguai 61 - A nossa alegria, n.° 374919; Espanha 61 - A nossa alegria, n.° M 2668968 (artigo 60.° das Alegações de Recurso)
xxix. Acresce que nenhum dos referidos factos foi impugnado ou, de alguma forma, questionado pela Recorrida.
xxx. No entanto, o Tribunal a quo não se pronunciou sobre a admissibilidade ou rejeição dos mesmos.
xxxi. Contudo, o mesmo Tribunal, refere-os na sua exposição sobre a matéria de Direito.
xxxii. Dando a entender que aceitou os referidos factos como assentes.
xxxiii. Devem os referidos factos ser incluídos na Matéria de Facto Provada.
xxxiv. A interpretação deste artigo 222.°, relativa à possibilidade do registo de marcas numéricas deve ser no sentido de que apenas é possível quando estes tiverem adquirido, no caso concreto, capacidade distintiva.
xxxv. Tem sido entendimento aceite, tanto a nível nacional como comunitário, que as marcas exclusivamente compostas por números não são, por si só, registáveis como marca. É necessário que a letra do alfabeto ou um simples algarismo de numeração decimal ou romana apresentados como tal, desprovidos de qualquer singularidade gráfica, não apresentam capacidade distintiva.
Além disso, são sinais que devem ficar na livre disponibilidade, não sendo legítima a sua apropriação (in Código da Propriedade Industrial, Gabinete de Advogados António Vilar e Associados, Sílvia Ferreira, editora Vida Económica, pág. 188, anotação ao artigo 222.° do CPI, negrito e sublinhado nossos)
xxxvi. Desta forma, para merecerem o registo como marca, os sinais compostos por números devem sempre ser acompanhados por uma imagem, e deverá considerar-se que o número não fica direito exclusivo do titular do sinal.
xxxvii. No entanto, o douto Tribunal a quo, não efectuou esta ressalva.
xxxviii. Atribuindo um exclusivo indevido à Recorrida.
xxxix. A Recorrida não é a detentora exclusiva do número 51, relacionado com bebidas alcoólicas.
xl. Não sendo também detentora de qualquer outro número.
xli. O Tribunal a quo, ao analisar o registo da Recorrida concluiu que deveria atribuir relevância distintiva também ao termo CACHAÇA porque para além de nome do produto assinalado também será a marca que o distingue, pela qual será conhecida.
xlii. Aliás, considerou o Tribunal pese embora seja descritivo do produto, assume relevância no conjunto do sinal por para além de nome do produto assinalado também será a marca que o distingue, pela qual será conhecida, CACHAÇA 51 - comum a ambos os sinais, surge no mesmo local da composição e com um desenho não muito diferente.
xliii. O seja, considerou, por um lado, que seja descritivo e, por outro que indicou que assume relevância no conjunto, o que não faz sentido.
xliv. Em rigor o termo CACHAÇA, que é apenas uma indicação dos produtos, carecendo de qualquer capacidade distintiva, podendo até ser livremente retirado da marca, não alterando por isso a sua configuração, nos termos do artigo 261.° do CPI
xlv. A verdade é que a Recorrida escolheu um sinal composto por vários elementos genéricos, os quais não são de apropriação exclusiva, resumindo a singularidade da sua marca ao seu aspecto gráfico e imagem de conjunto.
xlvi. Nestes termos, a aplicação do artigo 222.° do CPI, pelo Tribunal a quo ao considerar os vários pormenores da marca da Recorrida que carecem de capacidade distintiva, como pormenores únicos exclusivos, oponíveis a terceiros, não poderá ser aceite
xlvii. O registo de marca da Recorrida, deverá ser analisado com um cuidado acrescido, não se podendo destacar ou individualizar elementos, que são iminentemente genéricos e não podem ser de apropriação exclusiva, já que não foi provado que tenham adquirido capacidade distintiva.
xlviii. Em relação ao artigo 245.° do CPI, o Tribunal a quo apesar de fazer a correcta interpretação teórica do mesmo, comete variadas incongruências na sua aplicação prática.
xlix. Antes de mais, o Tribunal a quo considerou que a marca da Apelante se chama Cachaça 61 , o é absolutamente errado.
1. Na verdade, a marca da Reclamante lê-se SIXTY ONE
li. Mesmo que o consumidor leia o numeral 61, em Português, o que não se aceita, na composição da marca este numeral não aparece depois da palavra CACHAÇA.
lii. Na composição da marca surge CACHAÇA seguido de SIXTY ONE, pelo que é muito rebuscado indicar que o consumidor lerá em Português
CACHAÇA SESSENTA E UM.
liii. Assim, fazendo uma leitura da marca, será sempre SIXTY ONE, já que o termo Cachaça, como vimos, é uma mera indicação do produto em questão.
liv. Não restam, portanto dúvidas que os sinais que perdurarão na mente dos consumidores são SIXTY ONE, num caso, e CINQUENTA E UM, noutro.
lv. Após basear o seu julgamento nesta premissa errada, o nome da marca da Apelante, o Tribunal a quo comete uma primeira incongruência, afirmando, Visto com maior detalhe, a impressão global que a forma como os números estão inseridos no círculo e a forma deste, é muito semelhante.
lvi. Não se pode comparar a impressão global, avaliando com maior detalhe os pormenores da marca, dissecando os mesmos.
lvii. Não se deve comparar a forma como os números estão inseridos no círculo e a forma deste
lviii. Especialmente quando se constata que numa das marcas o número está escrito em letras verdes, sobre um fundo amarelo, numa clara referência à bandeira do Brasil, tendo reivindicado essas cores, enquanto o outro número está escrito em letras brancas sobre um fundo preto.
lix. Constatamos, também, que num dos casos o número sai da moldura e no outro está perfeitamente centrado.
lx. Aliás, as molduras são figuras geométricas diferentes, num caso trata-se de uma elipse e noutro caso trata-se de um círculo.
lxi. O Tribunal avança ainda que Foneticamente, 51 e 61 não são muito diferentes, olvidando, em primeiro lugar, que a Recorrida não tem o direito exclusivo sobre o número 51, muito menos sobre outros números acabados em 1 ,
lxii. Desconsiderando, ainda que a marca da Apelante é SIXTY ONE e não SESSENTA E UM.
lxiii. Foneticamente, não há qualquer semelhança entre CINQUENTA E UM e SIXTY ONE .
lxiv. O Tribunal a quo indicou que CACHAÇA 51 - comum a ambos os sinais, surge no mesmo local da composição e com um desenho não muito diferente
lxv. No entanto, o Tribunal não só decidiu que devia comparar o elemento descritivo dos produtos, mas ainda indica que têm um desenho não muito diferente, mostrando-as, lado a lado, uma de letras verdes, outra de letras vermelhas, uma em letras maiúsculas, outra em letras minúsculas, cada uma com o seu tipo de letra diferente....
lxvi. Ou seja, o desenho não muito diferente limita-se a serem a mesmíssima palavra...
lxvii. Uma palavra que é descritiva do produto que identifica.
lxviii. O Tribunal a quo fez ainda uma comparação relativa às cores dos sinais em cotejo.
lxix. Contudo, como apenas a Apelante reivindicou cores, não se pode fazer uma comparação das cores dos sinais, para efeitos do artigo 245.°, já que este artigo apenas faz uma comparação dos sinais registados e não do seu uso no comércio.
lxx. Mesmo assim, o Tribunal conseguiu comparar cores diferentes, e decidir que são semelhantes porque o verde da marca registanda é facilmente associável às plantas contidas no sinal da recorrente.
lxxi. Além disso, o Tribunal comete ainda outro erro ao indicar que a marca titularidade da recorrente é reconhecidamente usada no comércio com a cor amarela, num tom próximo do amarelo + cor-de-laranja do sinal registando. E o verde da marca registanda é facilmente associável às plantas contidas no sinal da recorrente.
lxxii. Antes de mais, referira-se que a marca da Recorrida não é reconhecidamente usada no comércio, porque a marca registada da Recorrida não está a ser utilizada no comércio, desde 2014.
lxxiii. De qualquer forma, mesmo que estivesse em questão, a comparação das marcas como utilizadas no comércio, seriam duas garrafas totalmente diferentes, no formato, nas cores, nos símbolos nos elementos nominativos.
lxxiv. Mas a comparação, para os efeitos do artigo 245.° do CPI, não é sobre os sinais utilizados de facto, sendo apenas sobre os registos existentes.
lxxv. E o registo da Recorrida não tem cores reivindicadas.
lxxvi. Pelo que não se pode fazer uma comparação deste elemento.
lxxvii. Quando se compara as marcas como um todo, e não atendendo a pormenores específicos, vemos facilmente que os conjuntos são completamente distintos
lxxviii. Não se compreende como se possa falar em possibilidade de confusão
lxxix. Os números são diferentes, o formato em que os números estão inseridos são diferentes, o tipo de letra utilizado nas palavras são diferentes, as imagens diametralmente diferentes.
lxxx. A única coincidência é tratarem-se de marcas que identificam bebidas alcoólicas e que contêm números na sua composição.
lxxxi. O registo de marca internacional n.° 1178296 em nome de PERNOD RICARD, para identificar licores, bebidas espirituosas encontra-se perfeitamente válido em Portugal.
lxxxii.Mais, tendo em conta que Cachaça se trata de uma bebida espirituosa, é possível ser introduzida no mercado a 51 ROSE'
lxxxiii. A marca da Recorrida também não está dentro de um círculo, mas de uma elipse, esta marca 51 ROSE pode livremente identificar cachaça, e também a marca da Apelante reivindica cores diferentes.
lxxxiv. Não é o elemento 51, comum a outras marcas, que é susceptível, no caso das marcas em análise dos autos, de induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, incluindo por associação. É todo o conjunto, figurativo e nominativo, a composição de todos os elementos
lxxxv. Se as imagens são em cores diferentes, com formas diferentes, como se pode afirmar que o conjunto é confundível?
lxxxvi. Como pode afirmar também que não é a coincidência do número 51 que é susceptível de induzir o consumidor em erro e, ao mesmo tempo, indicar que ao ser confrontado com a marca registanda - CACHAÇA (sixty one) 61, poder nem se aperceber que uma é 51 e outra 61 (são ambas CACHAÇA, com um número com dois algarismos e que termina em 1, dentro de um círculo) e atribuir as diferenças de que se aperceba a uma renovação da marca; ou apercebendo-se da diferença, pensar que os produtos assinalados têm a mesma origem empresarial (era 51 e agora lançaram uma 61!); ou mesmo que se enganou e, não tenho à vista a marca prioritária, concluir que não era CACHAÇA 51 e sim CACHAÇA 61.?
lxxxvii. Entende o Tribunal que que o consumidor ao ver as marcas SIXTY ONE e outra CINQUENTA E UM, confunde-as, mas que esse risco já não existe com duas marcas que são compostas apenas por CINQUENTA E UM...
lxxxviii. A Recorrida não tem o direito ao uso exclusivo do número 51, menos ainda terá o exclusivo a outros números...
lxxxix. Toda a análise comparativa dos sinais em cotejo feita pelo Tribunal a quo está inquinada de incongruências insanáveis.
xc. Na realidade, as marcas da Recorrida, no Brasil, além de coexistirem com as marcas 61 da Recorrente, coexistem ainda com as seguintes:
xci. Marca Nacional n.° 7189311 21, em nome de C... LTDA., a qual é vendida com a seguinte imagem:
xcii. Marca Nacional n.° 821638653, em nome de MASSA FALIDA CAETÊ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS, a qual é comercializada com a seguinte imagem:
xciii. Isto sucede porque quando se compara marcas compostas por números, a comparação deverá ser sempre tendo em conta o conjunto e a sua impressão global, nunca pormenores individualizados, menos ainda os números em si.
xciv. Da análise dos sinais resulta que não existem semelhanças, quer gráficas, figurativas, fonéticas, ou outras que induzam facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação entre a marca, de forma a que o consumidor necessite um exame atento para as distinguir.
xcv. Não sendo provável que se deixem confundir por uma ou outra semelhança, menos ainda quando o único ponto comum entre as marcas é um simples número.
xcvi. Por estes motivos, é inequívoco que houve uma deficiente aplicação dos conceitos do artigo 245.° do CPI.
xcvii. Entende o Tribunal que não se pode falar de marcas 51 e marcas 61, porque nenhum dos sinais é composto por todos os elementos que analisamos a propósito das marcas em causa nos autos.
xcviii.A própria Recorrida concorda com o conceito de marcas 51, tendo afirmado no artigo 52.° das suas Alegações, inserido num capítulo que chamou Família de Marcas .
xcix. Aliás o próprio Tribunal a quo reconhece que se pode actualizar uma marca através dos seus elementos figurativos atribuir as diferenças de que se aperceba a uma renovação da marca, ou seja, quando uma marca é registada, e vai sofrendo alterações ao longo do tempo, mantendo a mesma matriz, trata-se sempre da mesma marca.
c. Neste caso, existe de facto uma coexistência entre as marcas 51 e as marcas 61, há mais de 50 anos.
ci. E esta coexistência existe em 11 países.
cii. Porque em todos eles é evidente que a Recorrida não pode gozar do direito exclusivo do número 51 associado a bebidas alcoólicas, menos ainda do direito sobre outros números.
ciii. Por fim, decidiu bem o Tribunal quando considerou que as marcas da Recorrida não são notórias.
civ. Porém considerou que têm um reconhecimento assinalável em Portugal, junto dos consumidores de caipirinha, o que não se pode aceitar.
cv. A verdade é que a Recorrida não logrou provar que as suas marcas são notórias, nem tão pouco que gozam de reconhecimento assinalável.
cvi. O que seria impossível, já que não são.
cvii. Aliás, ficou apenas provado que uma revista, em 2011 considerou a Cachaça 51 a quarta bebida mais vendida do mundo.
cviii. Além de se tratarem de dados de 2011, os mesmos carecem de confirmação, sendo impossível que a CACHAÇA 51 seja a quarta bebida mais vendida do mundo.
cix. Não sendo sequer a quarta bebida alcoólica mais vendida do mundo.
cx. Nem no Brasil as marcas da Recorrida são consideradas notórias.
cxi. Como é sabido, no Brasil é possível pedir um reconhecimento expresso da notoriedade dos sinais.
cxii. Reconhecimento este que nunca foi atribuído às marcas da Recorrida.
cxiii. De qualquer forma, as provas juntas pela Recorrida não provam a notoriedade do seu registo.
cxiv. Parte destas provas é referente à nova imagem e não à marca registada.
cxv. E as restantes, não estão devidamente datadas, ou localizadas, não podendo considerar-se que a marca registrada da Recorrida é notória.
cxvi. Em resumo, nenhuma das marcas registadas da Recorrida goza de qualquer protecção especial, já que não são notórias, não sendo sequer utilizadas no comércio.
Pede, por isso, a apelante, que o recurso seja julgado procedente e provado, revogando-se o despacho recorrido, substituindo-o por outro que conceda o registo de marca nacional n.° 548.920.
A apelada apresentou contra-alegações, formulando as seguintes CONCLUSÕES:
i. A sentença proferida pelo Tribunal da Propriedade Intelectual aplicou
corretamente o direito ao caso concreto. De facto, o sinal tem tal semelhança gráfica, fonética e conceptual com a marca CACHAÇA 51 da Recorrida que é suscetível de induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão e compreender um risco de associação com a marca registada prioritária.
ii. O sinal constitui, assim, imitação da marca CACHAÇA 51, nos termos do artigo 245.° n.° 1 do CPI pelo que, de acordo com o artigo 239.° 1, a) e e) e 317.° do CPI não é merecedora de registo.
Propugna, assim, a recorrida que se deverá julgar-se improcedente e não provado o presente recurso de marca, confirmando-se a sentença recorrida, respeitante à recusa total do registo da marca
nacional n° 548920.
Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.

II . ÂMBITO DO RECURSO DE APELAÇÃO
Importa ter em consideração que, de acordo com o disposto no artigo 635°, n° 4 do Código de Processo Civil, é pelas conclusões da alegação da recorrente que se define o objecto e se delimita o âmbito do recurso, sem prejuízo das questões de que o tribunal ad quem possa ou deva conhecer oficiosamente, apenas estando este tribunal adstrito à apreciação das questões suscitadas que sejam relevantes para conhecimento do objecto do recurso.
Assim, e face ao teor das conclusões formuladas a solução a alcançar pressupõe a ponderação das seguintes questões:
i) DA IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO;
ii) DA VERIFICAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO NA SUBSUNÇÃO JURÍDICA ADUZIDA, TENDO EM CONSIDERAÇÃO OS FACTOS APURADOS.
O que implica a análise:
a) DO CONCEITO E FUNÇÃO DA MARCA; MARCA DE PRESTÍGIO E MARCA NOTÓRIA;
b) DO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA MARCA E SUAS IMPLICAÇÕES;
c) DA IMITAÇÃO OU USURPAÇÃO DE MARCA REGISTADA, O SEU
ENQUADRAMENTO NUMA SITUAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, O RISCO
PARA O CONSUMIDOR PORTUGUÊS DE CONFUNDIR AS MARCAS EM LITÍGIO.
III . FUNDAMENTAÇÀO
A - FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO
Foi dado como provado na sentença recorrida, o seguinte:
1. Por despacho datado de 15.07.2016, a Directora da Direcção de Marcas e Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no uso de subdelegação de competências do Conselho Directivo recusou o pedido de registo da marca nacional n° 548920 formulado em 12.06.2015 por M... Indústria e Comércio, Ltda;
2. A referida marca destina-se a assinalar, na classe 33 da Classificação de Nice, cachaça, aguardente e bebidas alcoólicas;
3. E apresenta a seguinte composição, reivindicando as cores verde, amarelo e cor-de-laranja:
4. A C... é titular do registo da marca nacional n.° 485732, concedido por despacho de 20.09.2011;
5. A referida marca é destinada a assinalar, na classe 33. bebidas alcoólicas;
6. E apresenta a seguinte composição, não reivindicando cores:
7. É também titular do registo da marca nacional n.° 522643, concedido por despacho de 27.02.2014;
8. A referida marca é destinada a assinalar, na classe 33, bebidas alcoólicas feitas com frutas de baixo teor alcoólico;
9. Apresentando a seguinte composição, sem reivindicação de cores:
10. A recorrente é ainda titular do registo da marca nacional n.° 331952, concedido por despacho de 21.08.2001;
11. Destinada a assinalar, na classe 33, bebidas alcoólicas;
12. Com a seguinte composição, sem reivindicação de cores:
13. Segundo a International Wine & Spirit Research, citada pela publicação AgroNotícias em 30.07.2011, a Cachaça 51 é a quarta bebida mais vendida no mundo, constando ainda daquela publicação que a marca é líder no segmento Cachaça em Portugal, onde vende 19.478 milhões em volume;
14. Uma garrafa com a marca “CACHAÇA 51” surgiu num episódio de uma série de televisão americana Twoa Half Men ;
15. A cachaça 51 foi um dos produtos consumidos e marca publicitada no evento Rock in Rio - Lisboa 2016;
16. A marca de registo internacional n.° 1178296 assinalando licores e bebidas espirituosas, mostra registada em Portugal desde 14.01.2014.
B - FUNDAMENTAÇÃO DE DIREITO
i) DA IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO
Os poderes do Tribunal da Relação, relativamente à modificabilidade da decisão de facto, estão consagrados no artigo 662° do CPC, estatuindo-se no seu n° 1 que: A Relação deve alterar a decisão proferida
sobre a matéria de facto, se os factos tidos como assentes, a prova produzida ou um documento superveniente impuserem decisão diversa.
Nos termos do artigo 640° do CPC, pretendendo o recorrente impugnar a decisão relativa à matéria de facto, deverá, sob pena de rejeição, especificar os concretos pontos de facto que considera incorretamente julgados, os concretos meios probatórios, constantes do processo ou de registo ou gravação nele realizada, que impunham
decisão sobre os pontos da matéria de facto impugnados diversa da recorrida e a decisão que, no seu entender, deve ser proferida sobre as questões de facto impugnadas.
Considerando que, no caso vertente, toda a decisão de facto resultou da confissão das partes e dos documentos juntos aos autos, pode este Tribunal da Relação proceder à sua reapreciação, uma vez que dispõe dos elementos de prova que serviram de base à decisão sobre os factos em causa.
A recorrente está em desacordo com a decisão sobre a matéria de facto proferida pelo Tribunal a quo, relativamente aos n°s 14 e 15, por entender que não foi a marca da recorrida aqui em causa que foi publicitada nos eventos neles mencionados.
Defende ainda, a recorrente, que deverão ser aditados aos Factos Provados outra factualidade que foi alegada e que, no seu entender tem interesse para a decisão da causa, nomeadamente a coexistência em outros países das marcas 61 e 51.
Há que aferir da pertinência da alegação da apelante, ponderando se, in casu, se verifica a ausência da razoabilidade da respectiva decisão em face de todas as provas produzidas - documental e por confissão - conduzindo necessariamente à modificabilidade da decisão de facto.
Vejamos:
Consta do n°14 dos Factos dados como Provados:
Uma garrafa com a marca “CACHAÇA 51” surgiu num episódio de uma série de televisão americana Twoa Half Men ;
Consta do n° 15 dos Factos dados como Provados
A cachaça 51 foi um dos produtos consumidos e marca publicitada no evento Rock in Rio - Lisboa 2016;
Analisando o que consta da alegação de recorrente e recorrida, em confronto com a prova documental junta ao processo, entende-se que se deverá manter a impugnada matéria de facto dada como provada pela 1a instância, mas admite-se aditar um novo facto à matéria provada, com a seguinte redacção:
17. A titular da marca nacional n° 485732, procedeu a alterações na sua marca, alterando também o aspecto das garrafas, do seguinte modo:
(marca anterior) (etiqueta actualmente em uso) (garrafa anterior) (garrafa actual)
Rejeita-se, todavia, o aditamento da invocada existência de registos da recorrente em outros países, porquanto se entende que tal pretensão não se revestem de particular interesse para a apreciação aqui em causa.
Com efeito, atento o objecto do litígio em análise, consistente na ponderação da eventual confusão que as marcas em confronto é susceptível de suscitar no consumidor português, sendo certo, todavia, que as questões com que se confrontam recorrente e recorrida, por virtude das marcas cachaça 51 e cachaça 61 a nossa alegria estão longe de um epílogo - v. a propósito Tribunal Geral da União Europeia -
Processo T-472/08, acessível em http.//eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008TJ0472&from=PT.
Procede, pois, ainda que parcialmente, e nos termos aqui expostos, a apelação.

ii) DA VERIFICAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO NA SUBSUNÇÃO JURÍDICA ADUZIDA, TENDO EM CONSIDERAÇÃO OS FACTOS APURADOS.
a. DO CONCEITO E FUNÇÃO DA MARCA, MARCA DE PRESTÍGIO E MARCA NOTÓRIA
Como é sabido, a marca, a insígnia e o nome do estabelecimento são sinais distintivos do comércio e integram os títulos de propriedade industrial. E, quem tiver legítimo interesse, designadamente, industriais, comerciantes, agricultores, produtores e demais empresários, têm o direito de adoptar um sinal distintivo para designar ou tornar conhecidos os seus produtos ou actividades.
A marca é um sinal distinto dos produtos, aposto nestes e que é utilizada por um empresário para distinguir os produtos sobre os quais incide a sua actividade económica.
As marcas podem ser sinteticamente agrupadas em quatro principais espécies:
a) Nominativas (compostas exclusivamente de elementos verbais escritos);
b) Figurativas (integram apenas elementos de natureza desenhística ou emblemática);
c) Mistas (agrupam simultaneamente caracteres de marca nominativa e figurativa);
d) Plásticas, formais ou tridimensionais (constituídas pela forma do produto ou da respectiva embalagem.
- v. entre outros, MIGUEL J. A. PUPO CORREIA, Direito Comercial, 7a ed. 337 e ainda J. M. COUTINHO DE ABREU, Noções, Espécies, Funções, Princípios Constituintes, Boletim da Faculdade de Direito, Vol. LXXIII, 122-123, que acrescenta também as auditivas, as constituídas por letras, números ou cores, as simples e as complexas.
Estatui o artigo 222°, n° 1 do CPI 2003, tal como já sucedia com o artigo 165° do CPI95 que:
1- A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas;
2- A marca pode, igualmente, ser constituída por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam carácter distintivo, independentemente da protecção que lhe seja reconhecida pelos direitos de autor.
Esta disposição legal permite definir a marca como o sinal distintivo que serve para identificar o produto ou o serviço proposto ao consumidor, distinguindo-se, assim, as marcas de produtos das marcas de serviços.
Esclarece PEDRO SOUSA E SILVA, O princípio da especialidade das
marcas, a regra e a excepção: As marcas de grande prestígio, ROA, ano 58, Jan.
98, 378-440 que, do ponto de vista jurídico, são apontadas às marcas diversas funções, tais como:
i) Individualização de bens ou serviços e a sua diferenciação de outros da mesma espécie;
ii) Indicação da procedência ou proveniência dos bens ou serviços;
iii) Garantia ou indicação de qualidade;
iv) Fixação de clientela;
v) Instrumento publicitário.
Mas, pese embora a atribuição à marca de uma multiplicidade de funções, complementares entre si, a função essencial da marca é permitir a identificação dos produtos ou serviços que designa e
distingui-los de outros de origem diversa, permitindo também estabelecer uma relação entre esse produto ou serviço e um determinado agente económico, independentemente da individualização concreta deste.
Considera LUÍS M. COUTO GONÇALVES, Função Distintiva da Marca, 267, que: A marca, para além de indicar, em grande parte dos casos, que os produtos ou serviços provêm sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (no caso da transmissão desvinculada) ou ainda que mantenha com ela relações actuais de natureza contratual e económica (nas hipóteses da licença de marca registada usada ou da marca de grupo, respectivamente), também indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a um sujeito que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso. O ónus consubstancia-se no facto de o titular da marca, sob a cominação da perda do seu direito, ter necessidade de garantir o seu uso não enganoso. Isto significa que qualquer uso da marca, praticado pelo titular ou por terceiro com o seu consentimento, susceptível de provocar um engano negativo relevante junto do público, em relação às características essenciais dos produtos ou serviços marcados, sem que os consumidores tenham sido disso, prévia ou imediatamente, informados, pode implicar a caducidade do registo da marca.»
Ressalta, por conseguinte, do n° 1 do citado normativo do CPI que a função distintiva continua a ser considerada a função principal da marca, pois que esta serve fundamentalmente para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.
Este preceito enfatiza a primordialidade da função distintiva da marca ao estabelecer, na alínea a) do n°. 1 do artigo 223° do CPI, como primeira excepção às condições previstas no anterior preceito, para a constituição da marca, precisamente as marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo.
A marca é, pois, um sinal distintivo dos produtos ou serviços comercializados por um empresário ou empresa e propostos ao consumidor, destinada a identificar a proveniência de um produto ou serviço.
Referia-se FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial, Vol. I, Universidade de Coimbra, 1973, 328-329, ao princípio da especialidade da marca, como o princípio da novidade, assinalando que a lei formula para as marcas o mesmo princípio do exclusivismo que formulou para a firma e o nome ou insígnia de estabelecimento, restringindo-o embora aos produtos da mesma espécie ou afins..
Na composição da marca vigora o princípio da liberdade, pois quem pretende obter o registo de determinada marca pode compô-la como bem entender, por forma a, porventura, melhor atrair a clientela, obviamente com os limites intrínsecos e extrínseco previstos na lei.
É, portanto, possível recorrer a uma marca nominativa ou, ao invés, a uma marca mista ou complexa.
E, aquele que adopta uma marca para distinguir os produtos ou serviços de uma actividade económica ou profissional goza da propriedade e do exclusivo dela, desde que satisfaça as prescrições legais, designadamente a relativa ao registo.
A propriedade e o exclusivo da marca são garantidos pelo seu registo nacional, já que o registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina.
Estamos, pois, perante registo constitutivo, em que o direito, nomeadamente à marca, apenas existe se e na medida em que esteja registado a favor do respectivo titular.
O titular de marca registada adquire o direito de a usar, em exclusivo, para os produtos indicados no seu pedido de registo, não havendo nenhum direito exclusivo sobre um determinado sinal se este não estiver registado.
Neste sentido corrobora mesmo o artigo 258° do CPI, quando estatui que o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor.
Assim, os terceiros, ao escolherem as marcas para os seus produtos e serviços, têm que evidenciar espírito criativo e inovatório, por forma a que as marcas que pretendem registar cumpram, por um lado, a já mencionada função distintiva e, pelo outro, não sejam iguais ou confundíveis para os mesmos produtos ou serviços, ou para os produtos ou serviços que revelem uma relação de afinidade, o que se traduz no denominado principio da novidade ou especialidade da marca com enorme relevância prática e teórica - cfr. todavia a crítica efectuada por Pedro Sousa e Silva, ob. cit., 395, ao emprego das expressões especialidade e novidade com um sentido equivalente que, do ponto de vista terminológico, seria preferível dissociar.
Este princípio da novidade ou especialidade - não no sentido que a marca deve ser nova, inovadora ou original, mas que se deverá distinguir das já existentes para produtos ou serviços do mesmo género ou espécie - mostra-se consignado na alínea a) do artigo 239° do CPI, normativo que estabelece limites extrínsecos ao supra referido princípio da liberdade na composição da marca.
Como refere REMÉDIO MARQUES, Direito Comercial, 1995, 594, conquanto não seja um sinal distintivo obrigatório, mas antes facultativo, a marca «é, sem dúvida, o mais importante dos sinais distintivos, por causa do protagonismo que assume na moderna economia, caracterizada pela oferta concorrente de produtos e serviços idênticos ou afins por banda de uma pluralidade de agentes económicos», e «daí que, no paradigma económico jurídico da economia de mercado (e do neo-liberalismo), as marcas diferenciam os produtos de cada empresário, em face dos produtos ou serviços dos empresários concorrentes». Por sua vez, «ao público (maxime, os consumidores finais) fica, deste jeito, garantida a identidade da origem do produto ou serviço marcado; permitindo-lhe distinguir sem confusão possível esse produto do de outra proveniência»
Sintetiza, de forma clara, Luís M. COUTO GONÇALVES, Manual de Direito Industrial', 141, as várias funções da marca, a saber:
a) Uma Função Essencial: Função Distintiva
A marca distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso.
b) Uma Função Derivada: Função de Garantia de Qualidade dos Produtos e Serviços
A marca não garante, directamente, a qualidade dos produtos ou serviços marcados, mas garante indirectamente essa qualidade por referência dos produtos ou serviços a uma origem não enganosa.
c) Uma Função Complementar: Função Publicitária
A marca, em complemento da função distintiva, pode cumprir, nalguns casos, a função de contribuir, por si mesma, para promoção dos produtos ou serviços que assinala.
Conclui-se, por conseguinte, que qualquer outra marca escolhida por terceiros tem de ser distinta da anteriormente registada e não confundível para os mesmos produtos ou serviços ou afins.
Diversos factores podem ser apontados na indagação do conceito de afinidade:
i) A natureza dos serviços e produtos;
ii) A composição, finalidade ou função desses serviços;
iii) As suas utilidades;
iv) Os canais de distribuição usados e o género de estabelecimentos em que são comercializados;
v) O respectivo preço;
vi) O grau de qualidade;
vii) O tipo de consumidores.
Tal significa que importa analisar não só as características intrínsecas dos produtos ou serviços em comparação, mas também outros factores destinados a apurar se existem áreas de sobreposição entre os respectivos mercados. É que, se não existirem essas intersecções, inexiste afinidade que permita a invocação do exclusivo legal.
Importa, por outro lado, referenciar- que em relação às marcas célebres, ditas de prestigio, as mesmas gozam de uma protecção para além dos limites impostos pelo princípio da especialidade, não subordinada ao princípio da especialidade da marca, ou como uma excepção do aludido princípio.
Como bem salienta LUíS M. COUTO GONÇALVES, ob. cit, 312-313,
A protecção de marca de prestígio representa uma solução anómala num sistema assente no interesse da diferenciação de bens ou serviços num pretenso mercado de livre concorrência. Na verdade, a protecção da marca por forma tendencialmente intemporal só faz sentido se a marca for essencial e normalmente protegida na sua dimensão funcionalmente distinta. Só esta dimensão justifica a atribuição de um direito privativo indefinidamente renovável no tempo ao contrário de que acontece, por exemplo, nas criações de tipo autoral ou industrial em que a atribuição do direito corresponde a uma compensação, temporariamente limitada, para um esforço de criação e inovação de um bem em si mesmo considerado. Por tido isto, a abertura do sistema à protecção de marcas célebres deve ser o mais exigente possível.
São, portanto, exigíveis dois requisitos para se considerar uma marca de prestígio. Um de natureza-quantitativa e outro de natureza qualitativa:
i) Gozar a marca de excepcional notoriedade, o que significa que a marca tem de ser imediata e generalizadamente conhecida do grande consumidor e não apenas dos correspondentes meios interessados, como o sinal distinto de uma determinada espécie de produtos ou serviços.
ii) Gozar a marca de excepcional atracção e/ou satisfação junto dos consumidores, o que significa que a marca deve contar ou com um elevado valor simbólico junto do público consumidor, podendo até não ser de grande consumi, ou que represente um elevado grau. de satisfação junto de grande público consumidor, não sendo a qualidade objectiva que está aqui em causa, mas o particular significado que a marca representa junto do consumidor médio em ordem à satisfação, bem sucedida, de determinadas necessidades concretas.
Sintetiza, assim, LUÍS M. COUTO GONÇALVES que, a marca de prestígio, para além de uma excepcional capacidade distintiva, deve ter ou uma excepcional capacidade evocativa ou uma excepcional aceitação no mercado, num caso e noutro de modo tão intenso que, dificilmente, e sempre com o risco de depreciação, se a imagina desligada dos produtos ou serviços que assinala ou ligada, simultaneamente, a outros produtos ou serviços.
Por outro lado, igualmente na base da classificação de uma marca como Notória está também um critério quantitativo.
Cotejando os regimes jurídicos da marca notória e da marca de prestigio avulta o facto de a marca notória estar sujeita ao princípio da especialidade, como resulta do fundamento da recusa de registo da marca ter como fundamento a aplicação a produtos ou serviços idênticos ou afins e
com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória, sendo que à marca de prestígio aquele princípio não se aplica.
Entende-se, generalizadamente, que a marca notória tem de ser conhecida de uma parte significativa do público relevante.
No entanto, nem todos qualificam de igual forma o conceito de público relevante.
Uns, entendem como público relevante o público em geral - Cfr. neste sentido, LUÍS COUTO GONÇALVES, Direito de Marcas, Coimbra, 2003, 146.
Outros, consideram relevante, para este efeito, apenas o público do circuito mercantil (fornecedores, produtores, distribuidores e consumidores) do produto ou serviço comercializado sob aquele sinal
distintivo - Cf. AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, 'Direito de Marcas, Coimbra, 2004, p. 356 e, a título exemplificativo, Ac. R.L. de 09.07.2015 (P° 1135-05.9TVLSB.L1 -2), que considerou marca notoriamente conhecida, no sentido de conhecida de grande parte do público interessado naqueles produtos.
Para uma terceira posição mitigada, o público relevante varia consoante o tipo de produto ou serviço em causa. Tratando-se de produto ou serviço de grande consumo há que apurar se a marca é conhecida de parte significativa do grande público consumidor. Ao invés, se se tratar
de um produto ou serviço que, pela sua funcionalidade, atinge apenas um sector da sociedade, então teremos de apurar o grau de conhecimento junto do público com acesso expectável àqueles produtos e/ ou serviços.
A razoabilidade esta terceira posição traduz-se no facto de, se o bem for de restrito consumo pela sua natureza, isto é, se ao consumidor médio é necessária uma condição não comum para ter acesso ao conhecimento daquele tipo de bem, ficariam as marcas que os fornecem em desvantagem quando se lhes exigisse que estas fossem conhecidas do público em geral.
Mas, tratando-se de um produto ou serviço de grande consumo, o público relevante terá de se situar no público em geral, ou seja, no universo dos fornecedores, produtores, distribuidores e todos os potenciais consumidores.
Decorre da Recomendação Conjunta da Assembleia da União de Paris e da Assembleia Geral da OMPI - Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO - September 20 to 29, 1999) World Intellectual Property Organization Geneva 2000, acessível em http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf que se poderão referenciar os seguintes indicadores para se aferir da qualidade de marca notória (artigo 2° da Recomendação):
1) O grau de conhecimento da marca no sector do público relevante, indicando-se, como tal:
i) os actuais ou potenciais consumidores do tipo de bens e/ ou serviços a que a marca se aplica;
ii) pessoas envolvidas em canais de distribuição do tipo de bens e/ ou serviços a que a marca se aplica;
iii) círculos de negócio ou comerciais que lidam com o tipo de bens e/ ou serviços a que a marca se aplica. Acrescenta a mesma Recomendação, neste mesmo preceito e na sua subalínea (2) (b), que a marca que seja bem conhecida de pelo menos um dos sectores relevantes do público antes referidos, num determinado território nacional, deve ser considerada notória nesse Estado Membro;
2) A duração, extensão e área geográfica de uso da marca;
3) A duração, extensão e área geográfica de promoção da marca, incluindo publicidade e apresentação, em feiras e exposições dos produtos e/ ou serviços a que a marca se aplica;
4) A duração e área geográfica de quaisquer registos, e/ ou pedidos de registo da marca, na medida em que reflectem a extensão do uso ou reconhecimento da marca;
5) Número de decisões judiciais favoráveis na defesa do direito da marca, em especial, no sentido em que esta é reconhecida como marca notória;
6) O valor associado à marca.
Há que salientar que os definidos indicadores ou meios de prova do grau de conhecimento do público relevante, continuam a ter um alcance quantitativo.
Daí que, como defende Luís COUTO GONÇALVES, ob. cit., 303-317, uma marca, para ser notória, precisa de ser conhecida do público em geral, sendo que a marca de prestígio deve igualmente gozar notoriedade na inesma esfera - Cfr. a título meramente exemplificativo e também na exigência de que a marca seja conhecida do grande público consumidor e não apenas dos correspondentes meios interessados, Acs. R.L. de
18.11.2014 (P° 484/12.4YHLSB.L1-7) e de 25.05.2017 (1818/11.4TBEVR.L1) relatada pela ora relatora e subscrito pelos ora adjuntos, acessíveis em www.dgsi.pt.
No caso vertente, tendo em consideração o entendimento que antes se propugnou acerca da qualificação do conceito de marca notória e os supra mencionados parâmetros de referência, forçoso é concluir que a marca da apelada, que se destina a assinalar cachaça, não pode ser considerada marca notória, a que teria de corresponder um conhecimento por um espectro muito largado de potenciais consumidores, canais de distribuição e de comercialização, factualidade essa que não resultou apurada.
Concorda-se, assim, com a sentença recorrida ao entender que não estamos perante marcas notórias, não obstante se corrobore a menção do assinalável reconhecimento em Portugal da marca da apelada, como se pode inclusive constatar em qualquer das grandes superfícies existentes no país e que as fotografias juntas aos autos reflectem.
b) DO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA MARCA E SUAS IMPLICAÇÕES
Invoca a apelante que a marca da recorrida não está a ser utilizada no comércio, atento o novo rebranding, tendo alterado a garrafa e a própria marca, cuja imagem global, segundo a apelante, foi bastante alterada.
O princípio da inalterabilidade da marca, mostra-se previsto no artigo 261° do CPI, o qual preceitua:
1 - A marca deve conservar-se inalterada, ficando qualquer mudança nos seus elementos sujeita a novo registo.
2 - Do disposto no número anterior exceptuam-se as modificações que não prejudiquem a identidade da marca e só afectem as suas proporções, o material em que tiver sido cunhada, gravada ou reproduzida e a tinta ou a cor, se esta não tiver sido expressamente reivindicada como uma das
características da marca.
3 - Também não prejudica a identidade da marca a inclusão ou supressão da indicação expressa do produto ou serviço a que a marca se destina e do ano de produção nem a alteração relativa ao domicílio ou lugar em que o titular está estabelecido.
4 - A marca nominativa só está sujeita às regras da inalterabilidade no que respeita às expressões que a constituem, podendo ser usada com qualquer aspecto figurativo desde que não ofenda direitos de terceiros.
Por outro lado, reforça-se no n° 1 do artigo 268° do CPI, sob a epígrafe Uso da marca, a excepção ao princípio da inalterabilidade da marca, ao estabelecer se considera uso sério da marca: a) O uso da marca
tal como está registada ou que dela não difira senão em elementos que não alterem o seu carácter distintivo, de harmonia com o disposto no artigo 261°, frito pelo titular do registo, ou por seu licenciado, com licença devidamente averbada.
Assim, pese embora a consagração do princípio da inalterabilidade da marca, previsto no citado artigo 261° do CPI, a lei permite a alteração do sinal, sem que ao seu titular seja exigido novo registo, desde que essa modificação não afecte substancialmente a identidade ou a capacidade distintiva da marca.
Para ponderar acerca dos limites dessas admitidas alterações que podem ser introduzidas numa marca, importa avaliar, tratando-se.de uma marca mista, todos os elementos que fazem parte da marca, ou seja, os elementos nominativos, os elementos gráficos, designadamente figuras ou desenhos que a compõem, para verificar se a supressão de palavras ou desenhos, passando a serem utilizados somente os restantes elementos que integram essa Marca mista, são susceptíveis de atentar contra a identidade da marca.
Salienta ainda a este propósito, JOÃO FRANCISCO APOLINÁRIO PINTO PEREIRA MOTA, O Princípio do Esgotamento do Direito da Marca Pelo Seu Não Uso, UCP, 2014, 26-27 (acessível em
http//repositorio.ul.pt/handle/10451/11440), a importância do critério da commercial impression, criado pela doutrina norte-americana que para determinar a relevância da alteração de forma da marca, pondera o impacto produzido no público, porquanto se a nova versão da marca mantiver na mente dos consumidores um significado correspondente ao da versão anterior, há que concluir que se não verificou alteração da identidade da marca.
Conforme resultou da alteração acima introduzida à matéria de facto provada, a titular da marca nacional n° 485732, procedeu a alterações na sua marca, alterando o aspecto das garrafas do seguinte modo:
Ora, conforme admite a recorrida, esta levou a efeito um processo de rebranding, termo que pode ser traduzido como gestão de marcas e que se baseia num sistema de acções interdisciplinares, que tem vindo a ser adoptado de maneira a criar e, ou, gerir a identidade de uma marca, através de todos os elementos de contacto com o consumidor, nomeadamente através de alterações ou mesmo de um novo visual, logótipo, identidade ou a combinação de todos estes elementos de uma determinada marca, seja de um produto, um serviço ou mesmo uma empresa, sendo variados os motivos que podem levar uma marca a passar pelo processo de rebranding, destacando-se de entre as motivações mais comuns a necessidade de reposicionamento da marca, harmonizar a linha de comunicação da marca, estratégias de segmentação de produtos, de forma a demonstrar o seu novo posicionamento aos potenciais clientes, aos concorrentes e mesmo aos accionistas, quando estes existem.
No caso vertente, e como se pode perspectivar pela análise do N° 17 dos Factos Provados, agora aditado, a apelada, enquanto titular da marca nacional n° 485732, efectuou basicamente pequenas alterações no tipo de letra, dando mais destaque ao número 51 (elemento essencial da marca), deixando o mesmo de estar inscrito em itálico, tornando mais pronunciada a forma oval onde o mesmo está inserido, bem como o termo Cachaça, agora inscrito a bold, tendo eliminado a figura que aludia à cana-de-açúcar e introduziu, na nova etiqueta nas garrafas actualmente em uso, informações descritivas do produto, país de origem e menção à qualidade superior do produto.
Tendo em consideração, como se entende, que o elemento essencial da marca n° 485732 reside no número 51 e os elementos figurativos nos quais o mesmo está envolvido, forçoso é concluir que estas alterações desencadeadas pelo processo de gestão da marca, em nada afectaram a capacidade distintiva da marca nacional de que a apelada é titular, integrando-se as alterações efectuadas, nas excepções consagradas nos n°s 2 e 3 do artigo 261° e na alínea a) do n° 1 do artigo 268°, ambos do CPI, não carecendo da efectivação de novo registo.
Improcede, assim, nessa parte, apelação.
b) A IMITAÇÃO OU USURPAÇÃO DE MARCA REGISTADA, O SEU ENQUADRAMENTO NUMA SITUAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, O RISCO PARA O CONSUMIDOR PORTUGUÊS DE CONFUNDIR AS MARCAS EM LITÍGIO.
A jurisprudência sempre considerou que a identidade, quer entre os sinais, quer entre os produtos ou serviços, é aferida, na perspectiva do consumidor médio, relativamente aos produtos ou serviços para protecção dos quais o registo é pedido.
Como se defendeu no Ac. STJ de 12.02.2008 (P° 07A4618), acessível na Internet no sítio www.dgsi.pt, a imitação ou a confundibilidade de uma marca por outra pressupõe um confronto e esse
confronto não demanda, da parte do consumidor, especiais qualidades de perspicácia, subtileza ou atenção, já que, no frenético universo do consumo, o padrão é o consumidor médio, razoavelmente informado, mas não particularmente atento às especificidades próprias das marcas.
A susceptibilidade de confusão em relação a marcas deve, portanto, ser aferida em face do consumidor, em termos de este só poder distinguir os sinais depois de exame atento ou de confronto, sendo este o regime aplicável à definição da imitação de marca registadas.
Há que atentar se a semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra, do sinal posterior com a marca anteriormente registada, induz facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este
distinguir cada um deles senão depois de exame atento ou confronto, ou ainda que crie um risco de associação.
De acordo com o artigo 239°, n° 1, alínea a) do CPI constitui fundamento de recusa do registo de marca, a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada.
Sobre o conceito de imitação ou usurpação dispõe o artigo 245° do CPI, aí se estatuindo que:
1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; c)Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente e o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
2 - Para os efeitos da alínea b) do n.° 1:
a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;
b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.
3 - Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada.
E, demonstrada que esteja a imitação de marca, há então de apurar se a mesma é susceptível de ser enquadrada numa situação de concorrência desleal.
Importa salientar que os actos de concorrência desleal têm no nosso direito um tratamento jurídico distinto da protecção dos direitos privativos da propriedade industrial, constituindo institutos autónomos.
E, a autonomia destes institutos traduz-se no facto de poder haver violação de um direito privativo sem que haja uma situação de concorrência desleal, podendo existir concorrência desleal sem que ocorra violação de um direito privativo.
São, assim, pressupostos do conceito de concorrência desleal contido no proémio do artigo 317.° do C.P.I.:
a) a prática de um acto de concorrência;
b) que esse acto seja contrário às normas e usos honestos;
c) de qualquer ramo de actividade económica
No aludido proémio do identificado preceito, sob a forma de uma cláusula geral, enunciam-se os requisitos gerais do conceito de concorrência desleal, e nas diversas alíneas do n° 1 desse normativo enumeram-se actos desleais típicos, ou seja, aqueles que, pela sua maior importância ou frequência, o legislador entendeu especificar.
Tendo em consideração a redacção do proémio do preceito, conclui-se pela expressão nomeadamente que consta da sua parte final, que o elenco das alíneas tem carácter meramente exemplificativo, podendo constituir actos de concorrência desleal condutas diferentes das previstas nessas alíneas, caso preencham os requisitos gerais constantes da aludida cláusula geral.
Refere JORGE PATRÍCIO PAUL, Concorrência Desleal e Direito do Consumidor, Revista da O.A. ano 65 - Vol. I, Jun. 2005, que a existência de uma cláusula geral, de carácter valorativo, torna a apreciação da deslealdade do acto muito dependente da sensibilidade do decisor, propiciando a criação de zonas nebulosas e cinzentas e a consequente insegurança dos operadores económicos. Mas, também salienta este autor as suas inegáveis vantagens, pela maleabilidade e fluidez que permite e pela consequente possibilidade de moldar o conceito de concorrência desleal às várias situações que em cada momento e sector de actividade se considerem contrárias às normas e usos honestos.
Os actos de concorrência desleal podem ser agrupados na seguinte tipologia, muito embora a doutrina consagre, por vezes, diferente terminologia:
a) actos de confusão, de aproveitamento ou de apropriação (previstos nas alíneas a) e c) do artigo 317.° e no artigo 318.° do C.P.I.);
b) actos de agressão ou de descrédito (modalidade prevista na alínea b) do artigo 317.° e também no artigo 318.° CPI2003);
c) actos de indução do público em erro ou de falsa apresentação própria ou actos enganosos (previstos nas alíneas d), e) e f) do artigo 317.° do C.P.I.
- v. neste sentido JORGE PATRÍCIO PAUL, ob. cit, loc cit.; LUÍS M. COUTO
GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, 2a ed., 418 e ss. e JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Concorrência Desleal, 402-403.
Distinguem ainda alguns autores, autonomamente, como modalidades do ilícito de concorrência desleal, a imitação servil, a concorrência parasitária, considerando outros que estes actos de concorrência desleal se integram nos chamados actos de apropriação - cfr. CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial - Noções fundamentais, C.J. ano XII, t. 4, 12-20.
A alínea a) do artigo 317.° do CPI qualifica como concorrência desleal os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue.
Sanciona-se no preceito mais a confusão que a concorrência desleal pode provocar, do que a imitação em si mesma, o que é pertinente visto que só a confusão, designadamente de produtos, é susceptível de provocar a deslocação da clientela.
Vejamos, então, se no caso vertente, ocorre a imitação ou usurpação das marcas da recorrente pela marca da recorrida, susceptível de acarretar uma situação de concorrência desleal.
Não enumera a lei os casos de semelhança entre marcas. Apenas indica os critérios para a determinar, cabendo ao intérprete e aplicador da lei, designadamente à jurisprudência, a tarefa de decidir,
caso a caso e à luz desses critérios, sobre a sua verificação e consequente relevância para efeitos de recusa de registo ou .ainda de anulação de registo.
Para que uma marca registada se possa considerar imitada ou usurpada por outra é necessário concluir, como acima ficou dito, pela verificação cumulativa dos três requisitos enumerados no n°. 1 do artigo 245° do CPI:
a) Prioridade de registo;
b) Identidade ou afinidade dos produtos ou serviços;
c) Semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra.
Para se poder concluir que há riscos para o consumidor português de confundir as marcas, há que verificar se, no caso vertente, ocorre ou não uma situação de imitação, consubstanciada nos três requisitos antes enumerados.
Analisemos cada um de per se, no caso concreto.
O requisito da prioridade dos registos com relação às marcas da apelada verifica-se, pelo que nenhuma dúvida a esse propósito se levanta.
Com efeito, em relação à exigida anterioridade das marcas, está provado que a autora/recorrente é titular dos registos:
Da marca nacional n° 48732 , concedido por despacho de
20.09.2011;
Da marca nacional n° 522643, concedido por despacho de
27.02.2104;
Da marca nacional n° 331952 , concedido por despacho de
21.08.2001.
v. N°s 4, 7 e 10 da Fundamentação de Facto.
Por seu turno, foi recusado à apelante o pedido de registo da marca nacional n° 548920, por despacho de 15.07.2016 - v. N°s 1 a 3 da Fundamentação de Facto.
O segundo requisito exigido para que uma marca registada se possa considerar imitada ou usurpada consiste em ambas assinalarem produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta.
Reforça a lei, no n° 2 do citado normativo, a ideia de que é irrelevante, no conceito de afinidade, a circunstância dos produtos ou serviços em confronto estarem ou não incluídos na mesma classe, tendo por referência o Acordo de Nice sobre a Classificação Internacional de Produtos e Serviços com Fins de Registo de Marcas, de 15 de Junho de 1957, objecto de revisões periódicas, sendo esta lista de Produtos e Serviços vulgarmente designada por Acordo de Nice.
No caso em apreciação tal requisito igualmente se verifica, já que as marcas em causa - da apelante e da apelada - assinalam produtos idênticos que integram a classe 33. Bebidas alcoólicas.
Existe, pois, entre as marcas em confronto coincidência relativamente ao produto que as marcas assinalam - v. n.°s 2, 5, 8 e 11 da Fundamentação de Facto.
Por fim, há que analisar o terceiro requisito, por forma a apurar se, no caso concreto, ocorre ou não, semelhança gráfica, figurativa ou fonética, susceptível de facilitar erro ou confusão do consumidor, ou risco de associação, o que implica saber, em suma, se a semelhança é tal que a distinção só se revele possível mediante confronto ou exame atento.
Como acima ficou dito, a marca tem por função a identificação dos produtos ou serviços propostos ao mercado, servindo desta forma e com estes objectivos distingui-los dos congéneres para, com vista à protecção do público consumidor, de eventual confusão, garantindo o direito a que o público não seja confundido.
E, estando em causa o princípio da novidade da marca, destinado a proteger a sua função individualizadora, designadamente, de identificação do produto ou serviço, importa mais atentar na semelhança do conjunto dos seus elementos constitutivos, do que na dissemelhança que apresentem diversos pormenores, considerados isolada ou separadamente, visto que o que se terá de ponderar é a impressão geral suscitada no consumidor médio dos produtos ou serviços em questão, ao qual raramente será possível proceder a um exame comparativo - v. neste sentido, CARLOS OLAVO, ob. cit., 52.
Sempre que estamos perante marcas nominativas, compostas apenas por palavras, o aspecto a considerar em primeiro lugar é, efectivamente, o da semelhança fonética.
Sucede, porém, que no caso em análise estão em causa marcas mistas que englobam simultaneamente caracteres de marca nominativa e figurativa.
Ora, como refere CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial, Vol. I, 2a Ed., Almedina, 2005, 102, Os elementos fonéticos são mais idóneos para perdurar memória do público do que os elementos gráficos ou figurativos. Daí que, quanto às marcas nominativas, o aspecto a considerar em primeiro lugar seja o da semelhança fonética. De facto, os elementos nominativos são retidos na memória sobretudo pelos fonemas que os compõem, em detrimento da respectiva grafia.
E, no que respeita às marcas mistas, isto é, compostas simultaneamente por elementos gráficos/figurativos e nominativos, já se entendeu no Ac. STJ de 08.05.2003 (P° 02B3968), que: a experiência demonstra que o elemento nominativo é, em regra, o mais importante para a apreciação do risco de confusão.
É inegável que confrontando cada um dos elementos das marcas em apreciação, existem entre elas algumas divergências.
As marcas em confronto têm diferentes designações, mas existe uma certa identidade entre a homofonia propiciada por tonicidade idêntica (cachaça cinquenta e um/cachaça sessenta e um). Há alguma semelhança ideográfica. São compostas quase pelo mesmo número, ambos números ímpares, de dois dígitos, sendo o mesmo o dígito um, das unidades, havendo proximidade quer do ponto de vista fonético (com as mesmas letras no princípio s e no fim enta), quer mesmo na sua sonoridade, já que se pronunciam quase da mesma maneira cin-qu¬enta e um e se-ssenta e um.
No plano gráfico e figurativo, as semelhanças entre as marcas não são despiciendas, muito pelo contrário.
No plano do grafismo, e assim em processo analítico, embora o vocábulo cachaça esteja redigido em letra semelhante, há alguma diversidade, qual seja a de, na marca da recorrida, apresentar uma figura esbatida de plantas de cana-de-açúcar, enquanto na marca da recorrente consta a menção, em itálico e letra estilizada, e em inglês, Sixty One, que em nada acrescentam ao destaque dado pelos elementos 51 e 61.
Com efeito, apesar de, em regra, se entender que o que releva, num juízo comparativo, sobretudo quando estão em confronto marcas mistas, é a semelhança do conjunto de todos os elementos constitutivos da marca, sendo da globalidade da sua composição que se terá de aferir dessa semelhança ou dissemelhança, a verdade é que, tendo em consideração os elementos figurativos e visuais das marcas em apreciação, há que concluir que o factor preponderante reside no destaque dado aos elementos 51 e 61: enquadrados, numa forma oval ou redonda, mas com a utilização das mesmas técnicas gráficas: igual moldura dupla, a mesma sensação de relevo que evidencia o elemento numérico, a cor amarela que é utilizada no comércio pela recorrida.
Assim sendo, não se pode deixar de entender que as semelhanças dos sinais em apreciação, quer nos aspectos gráficos, fonéticos e de sonoridade, quer no plano conceptual, são uma realidade, susceptíveis de gerar confundibilidade no consumidor português, podendo também gerar o risco de associação, supondo, porventura, o consumidor, que o produto em causa (cachaça) provém da mesma entidade ou entidades economicamente relacionadas.
Acresce que, de nada releva a argumentação da apelante no sentido de afirmar que as marcas em causa coexistem em outros mercados, posto que o que aqui está em causa, e importa aferir, é se do ponto de vista do consumidor nacional, a introdução da marca de recorrente irá causar risco de confusão com as marcas anteriormente registadas da apelada, o que acabou por se concluir em sentido afirmativo.
Concorda-se, pois, com a sentença recorrida quando ali se afirma que a co-existência destes dois sinais [cachaça 51 e cachaça 611, assinalando os mesmos produtos, é susceptível de induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, de forma a que só depois de um exame atento ou do confronto directo das marcas é que as distinguirá com certeza .
Ora, tendo-se concluído pela existência de riscos para o consumidor de confundir os sinais em confronto, sempre teria de ser recusado o registo com fundamento na existência de concorrência desleal.
Destarte, julga-se improcedente a apelação, mantendo-se a decisão recorrida que confirmou o despacho proferido pelo INPI que indeferiu a marca da apelante.
A apelante será responsável pelas custas respectivas nos termos do artigo 527°, n°s 1 e 2 do Código de Processo Civil.
IV. DECISÃO
Pelo exposto, acordam os Juízes desta 2ª Secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa em julgar improcedente o recurso, mantendo-se a decisão recorrida.
Condena-se a apelante no pagamento das custas respectivas.
Lisboa, 6 de Julho de 2017
Ondina Carmo Alves
Pedro Martins
Lúcia Sousa
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